批量申请商标被认定“恶意注册”，企业申请防御性及储备商标该何去何从？

 

近来，频频传来企业批量申请商标被驳回的消息，比如字节跳动关联公司北京有竹居网络技术有限公司围绕旗下“瓜瓜龙”、“懂车帝”、“住小帮”等品牌申请的商标；浙江吉利控股集团有限公司围绕旗下“极氪/ZEEKR”品牌申请的商标；森科产品有限公司围绕自身原创IP“B.Duck小黄鸭”申请的商标。

 

从公开的驳回复审决定书来看，相关商标被驳回的理由均包括违反《商标法》第四条第一款，构成“不以使用为目的的恶意商标注册申请”。

 

很多人大感意外，认为这些公司所申请的商标明明都是为了保护自身的品牌，并非恶意抢注商标；即使商标现阶段未投入实际使用，也是出于应对“恶意抢注”而申请“防御性商标”或者应对未来业务需求而申请“储备商标”的正当目的，并不具有“恶意”。为什么国家知识产权局不予支持呢？正当商标申请与“不以使用为目的的恶意商标注册申请”的界限到底在哪里？企业还能不能申请“防御性商标”和“储备商标”了？

 

笔者将围绕《商标法》第四条的相关问题对此进行解答：

 

一、在企业出于善意目的的前提下，如何判断申请防御性商标、储备商标是否构成“恶意注册”？

 

1、如何判断“不以使用为目的”和“恶意”？

 

2019年修正的《商标法》在第四条中增设了“不以使用为目的的恶意商标注册申请，应当予以驳回”的规定。根据国家知识产权局2021年11月发布的新修订的《商标审查审理指南》（以下简称《指南》），“不以使用为目的”申请商标注册的行为是指申请人在申请注册商标的时候，既无实际使用商标的目的，也无准备使用商标的行为，或者依据合理推断，无实际使用商标可能性。《商标法》第四条立法目的在于遏制不正当占用商标资源和扰乱商标注册秩序的商标囤积等恶意申请行为，其不以使用为目的大量申请商标和意欲借此牟利的意图, 即属于此条款予以规制的“不以使用为目的”的“恶意”。

 

《指南》明确了十种情形属于《商标法》第四条所指的“不以使用为目的的恶意商标注册申请”行为。对于企业出于善意目的批量申请商标的行为，通常是涉嫌违反其中第（1）项“商标注册申请数量巨大，明显超出正常经营活动需求，缺乏真实使用意图，扰乱商标注册秩序的”。

 

相关法律规定

《商标审查审理指南》

下列情形属于《商标法》第四条所指的“不以使用为目的的恶意商标注册申请”行为，当事人提供相反证据的除外：   (1）商标注册申请数量巨大，明显超出正常经营活动需求，缺乏真实使用意图，扰乱商标注册秩序的。   (2）大量复制、摹仿、抄袭多个主体在先具有一定知名度或者较强显著性的商标，扰乱商标注册秩序的。   (3）对同一主体具有一定知名度或者较强显著性的特定商标反复申请注册，扰乱商标注册秩序的。   此类反复申请注册的行为如属于《 商标法 》其他条款规制的恶意注册情形的，应适用其他条款。    (4）大量申请注册与他人企业字号、企业名称简称、电商名称、域名，有一定影响的商品名称、包装、装潢，他人知名并已产生识别性的广告语、外观设计等商业标识相同或者近似标志的。    (5）大量申请注册与知名人物姓名、知名作品或者角色名称、他人知名并已产生识别性的美术作品等公共文化资源相同或者近似标志的。   (6）大量申请注册与行政区划名称、山川名称、景点名称、建筑物名称等相同或者近似标志的。   (7）大量申请注册指定商品或者服务上的通用名称、行业术语、直接表示商品或者服务的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量等缺乏显著性的标志的。   (8）大量提交商标注册申请，并大量转让商标，且受让人较为分散，扰乱商标注册秩序的。    (9）申请人有以牟取不当利益为目的，大量售卖，向商标在先使用人或者他人强迫商业合作、索要高额转让费、许可使用费或者侵权赔偿金等行为的  。    (10）其他可被认定为有恶意的申请商标注册行为的情形。   以上情形中，(3）、（9）主要适用于异议与评审程序中；其余情形注册审查、异议与评审程序中均适用。   不以使用为目的恶意申请注册的商标，不限于申请人本人申请注册的商标，也包括与申请人具有串通合谋行为或者具有特定身份关系或者其他特定联系的自然人、法人或者其他组织申请注册的商标。   商标转让不影响对商标申请人违反《商标法》第四条情形的认定。

 

2、“不以使用为目的的恶意商标注册”和“傍名牌”“蹭热点”等恶意注册行为有什么区别？

 

商标恶意注册一般分为恶意抢注、恶意囤积两大类型。

 

根据国家知识产权局对于《指南》的解读，“不以使用为目的的恶意商标注册”中的“恶意”与“恶意抢注”中的“恶意”并不相同。“傍名牌”“蹭热点”等商标恶意抢注行为，如仅损害特定主体的民事利益不涉及损害公共利益的，应适用相对理由条款予以规制，不属于“不以使用为目的的恶意商标注册申请”规制情形。如果恶意抢注商标数量较大，不正当占用商标资源，扰乱商标注册秩序的，则应同时适用《商标法》第四条第一款予以规制[1]。

 

3、什么情况下可以不适用《商标法》第四条？

 

《指南》列举了两种不适用《商标法》第四条的例外情形，一是“申请人基于防御目的申请与其注册商标标识相同或近似的商标”；二是“申请人为具有现实预期的未来业务，预先适量申请商标”。前者指向“防御性商标”，后者指向“储备商标”。

 

根据国家知识产权局对于《指南》的解读，所谓“基于防御目的申请与其注册商标标识相同或近似的商标”，主要指商标注册人在其主营业务以外的商品或者服务上申请注册与其核心品牌相同或者近似的商标，以防止他人攀附或者污损其在主营业务、核心品牌上已经形成的商誉。所谓“为具有现实预期的未来业务，预先适量申请商标”，主要考虑到实际商业活动中，相关商品或者服务从商业策划到实际宣传、推广、投入市场存在一定的时间差，部分市场主体有提前布局商标注册、预防可能的商标抢注或者规避侵犯在先权益的需求，故允许申请人适量申请相关商标^[1]。

 

由此可见，国家知识产权局对于申请“防御性商标”和“储备商标”的行为一定程度上是认可的，但这一认可是有限度的，无论哪种情形申请商标都必须适量。超出合理且必要限度地大量申请无真实使用意图商标的过度防御、过度储备行为，尽管不以转让牟利为目的，也同样构成《商标法》第四条规定的“恶意注册”^[1]。

 

4、判断是否构成“恶意注册”的具体考量因素是什么？

 

根据《指南》规定，判断是否构成“不以使用为目的的恶意”，应综合考虑申请人所在的行业特点、经营范围、经营资质等基本情况；申请人提交的商标注册申请的数量、类别跨度和时间跨度等整体情况；提交的商标注册申请标志的具体构成、商标实际使用情况，以及申请人在先是否存在商标恶意注册及侵犯多个主体注册商标专用权等多方面因素，综合判断其申请是否明显不符合商业惯例、明显超出正当经营需要和实际经营能力以及明显具有牟取不正当利益和扰乱正常商标注册秩序的意图。

 

《指南》中举例，某企业管理咨询公司在第14类、第29类、第30类、第32类、第36类等30多个类别上累计提交数百件商标注册申请，其中仅2019年12月就申请了100多件商标。经查，该公司为自然人独资的有限责任公司，注册资本100万元但未公示实缴资本，经营范围为太阳能热水器产品咨询、旅游咨询、企业形象策划咨询等。该申请人在30多个类别上提交数量巨大的商标注册申请，其中还包含了与其营业范围行业跨度较大的类别，如第30类食品，和有较强行业属性及资质要求的特殊类别，如第36类金融服务等，远超出其经营范围，不符合商业惯例。申请人提交商标注册申请数量巨大且合理性难以解释，明显超出正常经营活动需求，缺乏真实使用意图，因此认定其行为构成《商标法》第四条所指的“不以使用为目的的恶意商标注册申请”之情形。

 

二、企业申请商标被认定恶意注册的法律后果是什么？

 

有的企业认为申请商标被认定恶意注册的后果仅仅是相关商标无法获得注册，从而对此不予重视，草率应对。实际上被认定恶意商标注册的后果远远不止如此。

 

1、商标被驳回或被提异议、无效宣告而无法注册。

 

根据《商标法》相关规定，对于“不以使用为目的的恶意商标注册申请”，国家知识产权局应当予以驳回；如果商标取得初审公告，任何人可以向国家知识产权局申请异议；即使商标获得注册，也不是高枕无忧了，任何人可以向国家知识产权局申请无效宣告，国家知识产权局也可以依职权主动予以宣告无效。若企业未申请驳回复审或复审失败，他人异议、无效成功或国家知识产权局主动无效，则企业无法取得相关商标的注册。

相关法律规定
《商标法》第4条第1款	自然人、法人或者其他组织在生产经营活动中，对其商品或者服务需要取得商标专用权的，应当向商标局申请商标注册。不以使用为目的的恶意商标注册申请，应当予以驳回。
《商标法》第33条	对初步审定公告的商标，自公告之日起三个月内，在先权利人、利害关系人认为违反本法第十三条第二款和第三款、第十五条、第十六条第一款、第三十条、第三十一条、第三十二条规定的，或者任何人认为违反本法第四条、第十条、第十一条、第十二条、第十九条第四款规定的，可以向商标局提出异议。公告期满无异议的，予以核准注册，发给商标注册证，并予公告。
《商标法》第44条第1款	已经注册的商标，违反本法第四条、第十条、第十一条、第十二条、第十九条第四款规定的，或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的，由商标局宣告该注册商标无效；其他单位或者个人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。

 

2、给予警告、罚款等行政处罚，并向全社会公示。

 

根据《商标法》、《规范商标申请注册行为若干规定》（国家市场监督管理总局令第17号）等相关规定，对于“恶意注册”的申请人，市场监督管理部门根据情节给予警告、罚款等行政处罚，并将处罚信息通过国家企业信用信息公示系统向社会公示。如：四川中江某软件公司自成立以来提起商标注册申请810件，注册成功536件，涉及15个类别。但该公司的经营范围仅为软件开发，其注册商标的使用范围大多与其经营范围无直接关系，且该公司既未实际从事相关经营活动，也不具备从事相关经营活动的能力。截止到案发时该公司已转让注册商标30件，投入注册费、代理费等共计100余万元，获得转让费60余万元。当地市场监督管理局认为其行为构成不以使用为目的恶意注册商标的违法行为，对其开具行政处罚决定书，并处以罚款[2]（如下图所示）。

相关法律规定
《商标法》第68条第4款	对恶意申请商标注册的，根据情节给予警告、罚款等行政处罚；对恶意提起商标诉讼的，由人民法院依法给予处罚。
《规范商标申请注册行为若干规定》第12条	对违反本规定第三条恶意申请商标注册的申请人，依据商标法第六十八条第四款的规定，由申请人所在地或者违法行为发生地县级以上市场监督管理部门根据情节给予警告、罚款等行政处罚。有违法所得的，可以处违法所得三倍最高不超过三万元的罚款；没有违法所得的，可以处一万元以下的罚款。
《规范商标申请注册行为若干规定》第14条	作出行政处罚决定的政府部门应当依法将处罚信息通过国家企业信用信息公示系统向社会公示。
国家知识产权局《商标一般违法判断标准》第33条	负责商标执法的部门查处恶意申请商标注册行为，可以参照国家知识产权局认定商标注册申请或者商标注册违反《商标法》第四条、第十条第一款第八项、第十三条、第十五条、第三十二条规定或者属于第四十四条第一款“以欺骗或者其他不正当手段取得注册的”情形的生效决定或者裁定，并结合具体案情，作出处理。

 

3、被列入失信名单并予以通报公示，采取管理措施。

 

根据《国家知识产权局知识产权信用管理规定》（国知发保字〔2022〕8号），国家知识产权局将“恶意注册”列为失信行为，失信信息将在国家知识产权局政府网站同步公示，并对失信主体实施为期一年的管理措施，如对于相关事项从严审批、严格监管，取消相关奖项的参评申报资格等；若实施管理措施未满一年该失信主体再次被认定存在失信行为的，管理和公示期顺延，最长不超过三年。

 

根据《市场监督管理严重违法失信名单管理办法》（国家市场监督管理总局令第44号），对于“提交恶意商标注册申请损害社会公共利益”且“受到市场监督管理部门较重行政处罚的”这类更严重的“恶意注册”行为，列入严重违法失信名单，期限为三年，同时实施管理措施。

相关法律规定
《国家知识产权局知识产权信用管理规定》第6条	国家知识产权局依法依规将下列行为列为失信行为：……（二）恶意商标注册申请行为；……
《国家知识产权局知识产权信用管理规定》第9条	国家知识产权局对失信主体实施以下管理措施：   （一）对财政性资金项目申请予以从严审批；   （二）对专利、商标有关费用减缴、优先审查等优惠政策和便利措施予以从严审批；   （三）取消国家知识产权局评优评先参评资格；   （四）取消国家知识产权示范和优势企业申报资格，取消中国专利奖等奖项申报资格；   （五）列为重点监管对象，提高检查频次，依法严格监管；   （六）不适用信用承诺制；   （七）依据法律、行政法规和党中央、国务院政策文件应采取的其他管理措施。
《国家知识产权局知识产权信用管理规定》第10条	承担专利、商标、地理标志、集成电路布图设计相关工作及代理监管工作的部门、单位认定失信行为后填写失信信息汇总表，附相关失信行为认定文书，于五个工作日内报送知识产权保护司。   知识产权保护司在收到相关部门、单位报送的失信信息汇总表等相关材料后，于五个工作日内向局机关各部门、专利局各部门、商标局等部门、单位通报，并在国家知识产权局政府网站同步公示，各部门和单位对失信主体实施为期一年的管理措施，自失信行为认定文书作出之日起计算，期满解除相应管理措施，停止公示。
《国家知识产权局知识产权信用管理规定》第11条	国家知识产权局对失信主体实施管理措施未满一年，该失信主体再次被认定存在本规定第六条规定的失信行为的，该失信主体的管理和公示期自前一次失信行为的管理和公示期结束之日起顺延，最长不超过三年。   同日被国家知识产权局多个部门、单位认定存在失信行为的主体，管理和公示期顺延，最长不超过三年。   法律、行政法规和党中央、国务院政策文件对实施管理措施规定了更长期限的，从其规定。
《市场监督管理严重违法失信名单管理办法》第2条	当事人违反法律、行政法规，性质恶劣、情节严重、社会危害较大，受到市场监督管理部门较重行政处罚的，由市场监督管理部门依照本办法规定列入严重违法失信名单，通过国家企业信用信息公示系统公示，并实施相应管理措施。   前款所称较重行政处罚包括：   （一）依照行政处罚裁量基准，按照从重处罚原则处以罚款；   （二）降低资质等级，吊销许可证件、营业执照；   （三）限制开展生产经营活动、责令停产停业、责令关闭、限制从业；   （四）法律、行政法规和部门规章规定的其他较重行政处罚。
《市场监督管理严重违法失信名单管理办法》第9条	实施下列破坏公平竞争秩序和扰乱市场秩序的违法行为，且属于本办法第二条规定情形的，列入严重违法失信名单：……（二）故意侵犯知识产权；提交非正常专利申请、恶意商标注册申请损害社会公共利益；从事严重违法专利、商标代理行为；……
《市场监督管理严重违法失信名单管理办法》第15条	市场监督管理部门对被列入严重违法失信名单的当事人实施下列管理措施：   （一）依据法律、行政法规和党中央、国务院政策文件，在审查行政许可、资质、资格、委托承担政府采购项目、工程招投标时作为重要考量因素；   （二）列为重点监管对象，提高检查频次，依法严格监管；   （三）不适用告知承诺制；   （四）不予授予市场监督管理部门荣誉称号等表彰奖励；   （五）法律、行政法规和党中央、国务院政策文件规定的其他管理措施。
《市场监督管理严重违法失信名单管理办法》第21条	当事人被列入严重违法失信名单之日起满三年的，由列入严重违法失信名单的市场监督管理部门移出，停止公示相关信息，并解除相关管理措施。依照法律法规实施限制开展生产经营活动、限制从业等措施超过三年的，按照实际限制期限执行。

三、申请防御性商标、储备商标如何规避及应对“恶意注册”的风险？

 

（一）商标保护提前布局，注意把握申请的“度”。

 

如前所述，申请“防御性商标”和“储备商标”是被允许的，但不能“过度”。如何更好地把握满足现实注册保护需求与不违反法律禁止性规定之间的平衡，就需要提前做好商标布局，而不能“想一出是一出”。

 

当企业出现商标注册需求特别是需要的商标数量较多时，建议及时制定商标申请规划，结合当下实际，确定提交申请的时间、每次申请的具体商标及数量、以及注册失败的应对预案等，确保申请有“度”。

 

除了“傍名牌”“搭便车”“蹭热点”这类商标恶意抢注行为绝对不能触碰外，也要避免因“防御过度”、“储备过度”导致被认定构成商标恶意囤积。

 

那么如何尽量避免“防御过度”、“储备过度”呢？注意以下几个主要方面：

 

1、控制商标申请总量。（下文将详述国家知识产权局在判断商标申请是否构成“恶意注册”时，通常会考量该申请人名下的商标申请总量）

 

（1）在已有在先注册商标的情况下，避免重复申请；

 

（2）若商标被驳回，如有成功可能性，积极提起驳回复审及行政诉讼，避免此后重新申请。

 

2、控制同一批次或阶段的商标申请数量。数量不要过多，如超过上百件就很可能存在认定“恶意注册”的风险。

 

3、同一批次或阶段所申请商标的名称不要过多。

 

4、同一批次或阶段所申请的同一名称商标所涉类别不要过多，不要明显超出工商登记的经营范围。比如，对于一般规模或者传统行业的企业，如果一次性在三四十个类别申请商标，就有可能被认定“恶意注册”。如若必须在新的行业领域申请商标，可以在提交申请前办理工商变更登记，增加相应的经营范围。

 

（二）积极有效地回复审查意见书。

 

目前审查实践中，对涉嫌违反《商标法》第四条的商标申请，国家知识产权局一般不会直接驳回，而是先下发《商标注册申请审查意见通知书》，要求申请人就商标实际使用情况或真实使用意图作出说明并提供证据（如下图所示）。

 

 

回复审查意见书是商标被驳回前的一道关键救济程序，不能等闲视之。若回复时只有说理而没有证据，是很难被国家知识产权局支持认可的。

 

对于防御性商标、储备商标，企业现阶段一般不会进行实际使用，无法提供使用证据，那么如何证明该类商标申请并非“不以使用为目的”、并非具有“恶意”呢？如何有效回复《商标注册申请审查意见书》呢？

 

1、对于防御性商标：提交申请该防御性商标所要保护的在先注册商标（以下简称主商标）的使用证据及知名度证据、关于主商标被抢注被山寨的证据、关于对主商标采取维权行动的证据，借此说明该防御性商标与主商标的联系、申请防御性商标的必要性。

 

2、对于储备商标：若有使用，就提交使用证据。如若未使用，提交关于项目策划、项目实施准备工作的证据、关于从事相关经营所需的资质证件、关于证明与从事相关经营相匹配的生产经营规模、财务状况、技术水平、管理能力等条件的证据，借此说明有真实使用意图，已为开展相关经营实际作出准备，有从事相关经营的能力和条件。另外还可提供同行业同规模企业的商标申请情况做对比，借此说明自身商标申请量具备合理性。

 

（三）商标被驳回后不轻易放弃，善于利用驳回复审、行政诉讼等救济程序。

 

实践中，国家知识产权局在判断商标申请是否构成“恶意注册”时，通常会考量该申请人名下的商标申请总量，对于有效商标和无效商标并不作区分。因此，如果企业在商标被驳回后直接放弃驳回复审或后续的行政诉讼，再重新提交新申请，会让企业名下的商标申请数量越来越多，从而增加后续的商标申请被认定“恶意注册”的风险。

 

如，元气森林(北京)食品科技集团有限公司在2020年12月批量申请“氧气森林”、“云气森林”、“元素森林”等商标时，就因认定构成“恶意注册”而被驳回。国家知识产权局在关于第51906730号“氧气森林”商标驳回复审决定书中认为，“申请人名下共计7029件商标注册申请信息，其中多件为近几年提出的注册申请。申请人短期内提交了包含申请商标在内的大量商标注册申请，明显超出正常经营活动需要，属于不以使用为目的的恶意商标注册申请”（如下图所示）。

 

 

若企业商标申请被驳回，应当审慎分析驳回理由及复审成功的可能性；如有获得注册的希望，应当积极利用驳回复审及后续的行政诉讼程序尽力争取；同时注意不轻易启动新申请的提交，避免使名下商标特别是无效商标的数量增加。

 

（四）必要时主动撤回商标注册申请或注销注册商标。

 

如果发现正在申请中的商标或者已经获得注册的商标确有可能被认定“恶意注册”，难以辩驳的，可以考虑主动撤回商标注册申请或注销注册商标，以避免产生不利的法律后果。如，在国家知识产权局严厉打击商标恶意注册的高压震慑下，九江市30家相互关联的商贸公司主动注销了其名下2200余件恶意注册商标[3]。

 

（五）商标获得注册后定期核查使用状态，尽量予以使用并保存使用证据。

 

即使商标获得注册，仍有可能被他人以“恶意注册”为由申请无效宣告，或者被他人以“注册商标没有正当理由连续三年不使用”为由申请撤销（即申请“撤三”），从而存在商标被无效的风险。因此，商标核准注册后，要注意定期审查注册商标是否有实际使用，尽量确保对重要商标有实际使用，并保存好使用证据；对于未投入或无法投入实际使用的商标，则提前做好应对措施。

 

国家知识产权局副局长何志敏今年4月24日在国新办举行的2021年中国知识产权发展状况新闻发布会上介绍，今年第一季度，国家知识产权局在审查程序中驳回恶意囤积商标1.22万件，驳回恶意抢注商标1628件。2021年，国家知识产权局在商标审查程序中累计打击恶意注册商标48.2万件，其中主动驳回恶意囤积商标6.04万件。在商标异议评审程序中，累计打击恶意注册商标3万件。在后续程序中依职权主动宣告商标无效1729件，依职权主动宣告无效的商标数量是过去10年总和的5倍[3]。

 

2022年3月29日印发的《国家知识产权局关于持续严厉打击商标恶意注册行为的通知》（国知发办函字〔2022〕54号）明确表示，全国知识产权系统认真贯彻习近平总书记关于知识产权工作的重要指示论述，始终保持严厉打击商标恶意注册的高压态势，集中开展打击商标恶意抢注专项行动，常态化打击商标恶意囤积行为……以“零容忍”的态度持续严厉打击商标恶意注册行为。

 

一般企业批量申请商标的主要考量点是防范他人恶意抢注，而目前国家对于商标恶意注册行为的打击是高强度、常态化、全面化的。在我国全面加强知识产权保护的新时代背景下，企业的商标申请等知识产权工作更应当“从追求数量向提高质量转变”，企业一方面需要制定并实施更严格的内部合规审查机制，避免违法违规；另一方面需要更加合法、适度、充分、有效地利用国家提供的知识产权保护措施，维护自身合法权益。

 

切记，商标申请可以用作“防御”、可以用作“储备”，但一定不能“过度”！实现商标工作高质量发展目标，营造良好营商环境和创新环境，需要政府、企业和全社会的共同努力。

 

（来源：知产力 作者： 宋子轩 湖南思博达律师事务所  本文仅代表作者观点，不代表北京市知识产权公共服务中心立场。）